Il diritto di preuso non consente al suo titolare di impedire a chi ha registrato il marchio successivamente l'utilizzo di questo nell'area locale della sua diffusione
Cassazione Civile Sez. I, Sent. n. 14787 del 26 giugno 2007
Avv. Annamaria Delli Noci
di Lecce, LE, Italia
Letto 2865 volte dal 08/04/2011
In tema di marchi d'impresa, il preuso locale di un marchio di fatto attribuisce al preutente la facoltà di continuare ad usarlo nel medesimo ambito territoriale anche dopo la registrazione da parte di terzi di un marchio simile od eguale, ma non anche il diritto di vietare al successivo registrante l'utilizzazione del marchio nella zona di diffusione locale: pur mancando, infatti, una norma che disciplini specificamente il conflitto tra questi due soggetti, depone in tal senso non solo un'interpretazione sistematica dell'art. 9 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, alla luce delle altre disposizioni in tema di preuso (artt. 17 e 18), ma anche il "favor legis" per il registrante, quale emerge sia dalla più intensa ed estesa tutela (anche penale) riservata dall'ordinamento al marchio registrato, sia dalle disposizioni del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, attuative della disciplina comunitaria, le quali conducono a configurare, in materia, una sorta di "duopolio", atto a consentire in ambito locale la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato. (Rigetta, App. Bologna, 24 Gennaio 2002)
1. Nella controversia relativa alla titolarità ed all'uso in ambito nazionale e/o locale del marchio "Tecnocasa" - promossa innanzi al Tribunale di Ferrara dalla (I.L.F.I. srl poi) TECNOCASA FRANCHISING Spa, nella dichiarata qualità di licenziataria della (pure in giudizio) TECNOCASA srl, corrente in (OMISSIS) e da altre (intervenute) 51 sue subconcessionarie in franchising, volta ad ottenere declaratoria della liceità dell'uso esclusivo, su tutto il territorio nazionale, del suddetto marchio da parte di licenziataria e sublicenziatarie della titolare Tecnocasa srl ed inibitoria del suo uso concorrente da parte della (all'uopo) convenuta Tecnocasa snc di Zappaterra Marco & C., la quale, in via riconvenzionale, aveva chiesto accertarsi a lei viceversa spettare l'uso esclusivo di quel marchio sull'intero territorio nazionale o, in subordine, nella Provincia di Ferrara - la Corte di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata dalle attrici (rimaste integralmente soccombenti in quella fase), ha riconosciuto la titolarità di Tecnocasa srl e "legittimo l'uso, da parte della stessa e sue aventi causa, del marchio in contestazione nell'ambito anche della città di Ferrara in concorso con Quello della società appellata (Tecnocasa snc di Zappaterra Marco)".
Avverso detta ultima sentenza, depositata il 24 gennaio 2002, ricorre ora per cassazione la Tecnocasa snc. Resistono, con separati controricorsi, la Tecnocasa srl e la Tecnocasa Franchising. Entrambe le parti hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
2. Con i quattro mezzi in cui si articola l'odierno ricorso, la Tecnocasa snc - denunciando plurimi vizi di motivazione e di violazione di leggi (artt. 2571, 2573, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. R.D. n. 929 del 1942, artt. 9, 16, 17, 18, 59; D.Lgs. n. 480 del 1992, art. 89) - sottopone in sostanza a critica l'intero apparato argomentativo che sorregge le premesse da cui è scaturita la decisione impugnata.
Con ciò, in particolare, addebitando alla Corte territoriale di avere errato:
a) nel ritenere che, con la domanda di brevetto presentata nel dicembre 1982, la Tecnocasa srl (all'epoca sas Tecnocasa di Leo Giovanni e C.) avesse potuto conseguire la titolarità del marchio "Tecnocasa", nonostante la non brevettabilità, da parte sua, di quel marchio in quanto debole, non validato da un preuso, da parte della richiedente e carente dei requisiti di novità ed originalità, per l'esistenza di un documentato preuso dello stesso, a livello locale e nazionale, da parte, invece, di essa ricorrente;
b) nell'escludere, in subordine, la pur provata decadenza del marchio in questione, per suo non uso da parte della pretesa titolare, in liquidazione dal 12/9/86 al 26/6/89;
c) nel considerare legittimo il contratto di licenza d'uso esclusivo stipulato nel dicembre 1989 tra Tecnocasa srl e Tecnocasa Franchising (all'epoca I.L.F.I. srl), ancorchè in contrasto con le disposizione recate dall'art. 2573 c.c. e dall'art. 15, vecchio testo, L.M., che sancivano il divieto di cessione separata del marchio rispetto all'azienda;
d) nello stabilire che nel conflitto tra preutente di fatto a livello locale quale pacificamente essa Tecnocasa snc corrente in (OMISSIS) e successivo registrante Tecnocasa srl di un marchio, l'ambito di tutela riservato al primo non comprenda anche il diritto di inibire al secondo la medesima facoltà di utilizzazione nell'ambito territoriale in cui può proseguire il preuso.
3. Il primo riferito motivo impugnatorio - inammissibile nella parte in cui pretende un riesame nel merito, non consentito in questa sede di legittimità, del giudizio di fatto sulla base del quale la Corte territoriale ha ritenuto non risultante dalla documentazione in atti un preuso del marchio in questione da parte di Tecnocasa snc oltre l'ambito della Provincia di Ferrara - è poi infondato nella residua parte in cui, per togliere giuridica rilevanza al brevetto chiesto ed ottenuto nel 1982 dalla Tecnocasa sas di Leo Giovanni poi Tecnocasa srl, ripropone la tesi per cui il "marchio debole quale, nella specie, quello, di contenuto puramente descrittivo, "Tecnocasa" difetterebbe dei requisiti per una valida registrazione ed, ove registrato, non potrebbe godere del diritto di esclusiva e della correlativa tutela.
In punto di diritto va ribadito, infatti, in contrario, che la debolezza del marchio non ha la rilevanza ostativa, che a torto si pretende, alla sua registrabilità, ma esclusivamente invece, incide per il profilo della "intensità della tutela" che ne deriva.
Nel senso - come da questa Corte già precisato - che per il marchio debole anche lievi modificazione od aggiunte sono sufficienti ad escluderne la confondibilità, a differenza del marchio forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante (cfr. sent.ze nn. 19436/05, 398/04, da ultimo).
4. Del pari infondato, over pur ammissibile, è anche il successivo secondo motivo, con il quale, la ricorrente si duole della negativa valutazione, espressa dalla Corte di merito, in ordine alla prova della eccepita "decadenza del marchio"; valutazione che non può, in questa sede, essere però rimessa in discussione, perchè da quei giudici adeguatamente e correttamente argomentata, sulla base della considerazione che il non uso del marchio, protratto per il termine di legge, conducente a siffatta decadenza non poteva essere nella specie desunto presuntivamente dalla solo liquidazione volontaria deliberata, per inferiore tempo per altro, dalla Tecnocasa srl, in assenza di alcun altro fatto od elemento sintomatico della cessazione della attività tipica o della utilizzazione di segni distintivi diversi da parte della titolare del marchio di che trattasi.
5. Neppure poi sussiste la denunciata violazione dell'art. 2573 c.c. di cui al terzo mezzo, per il profilo dell'asserita nullità del contratto di concessione del marchio stipulato nel 1989 tra la titolare Tecnocasa srl e la I.L.F.I. poi Tecnocasa Franchising, in quanto non accompagnato - come prescritto anche dall'art. 15, L.M. - da contestuale trasferimento, alla cessionaria, dell'azienda o ramo di azienda della cedente.
E, ciò in quanto, come già correttamente ritenuto dalla Corte di merito, anche alla stregua, della citata normativa di riferimento (antecedente alla nuova disciplina della cessione del marchio sub D.Lgs. n. 480 del 1992, ma applicabile comunque ratione temporis alla fattispecie) il divieto di cessione del marchio separata rispetto all'azienda concerneva propriamente il trasferimento della titolarità e non pure la licenza., sia pur esclusiva, ma temporanea di uso del marchio, come nella specie appunto intervenuta tra la titolare Tecnocasa srl e la licenziataria Tecnocasa Franchising. 6. Resiste infine a critica la statuizione d'appello anche per il profilo della esclusione del diritto della preutente di fatto Tecnocasa snc, di vietare alla Tecnocasa srl, successiva registrante, l'utilizzo del marchio in questione nell'ambito locale del preuso stesso.
E ben vero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel residuo quarto suo messo impugnatorio, nel caso (quale appunto nella specie verificatasi) di preuso locale di un marchio di fatto - che, R.D. n. 929 del 1942, ex art. 9; attribuisce al preutente di continuare l'uso, in quell'ambito anche dopo la registrazione, da parte di terzi, di un marchio simile od uguale - deve escludersi che spetti al preutente anche il diritto di vietare al successivo registrante l'utilizzo del marchio nella zona di diffusione locale.
Ciò desumendosi - anche in mancanza di una specifica normativa in ordine al conflitto tra i predetti due soggetti - da una interpretazione, comunque, sistematica del citato art. 9, alla luce delle altre disposizione (artt. 17 e 18) della legge medesima in tema di preuso, e tenuto conto altresì del "favor legis" per il registrante. Quale emerge sia dalla più estesa ed intensa tutela (anche penale) riservata dall'ordinamento al marchio registrato, sia dagli orientamenti della novella del '92 (D.Lgs. n. 480) attuativa della disciplina comunitaria. Disposizioni, queste, conducenti, appunto, nel loro complesso, a configurare, in materia, una sorta di regime di "duopolio", atto a consentire in ambito locale la "coesistenza" del marchio preusato e di Quello successivamente registrato (cfr., in tema, già Cass. n. 3236/1998 e, più di recente, n. 4405/06).
7. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2007
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